Waarschuwingen voor handelsmerken gaan vaak gepaard met hoge kosten, vooral als de honoraria voor een octrooigemachtigde naast de advocaatkosten worden gevorderd. Lange tijd was de vergoeding van deze kosten gebruikelijk, totdat het Federale Hof van Justitie (BGH) in 2022 een baanbrekende beslissing nam: de honoraria van octrooigemachtigden zijn alleen vergoedbaar als ze daadwerkelijk noodzakelijk waren.

Deze beslissing brengt duidelijkheid in de voorheen inconsistente jurisprudentie en stelt strengere normen. Het Oberlandesgericht (OLG) van Frankfurt volgde deze lijn ook in een recente uitspraak in 2023, waarin ook de noodzaak van octrooigemachtigdenhonoraria werd benadrukt.

Dit artikel onderzoekt de huidige juridische situatie met betrekking tot de vergoeding van octrooigemachtigdenkosten voor merkwaarschuwingen en laat zien in welke gevallen deze kosten vergoed kunnen worden. We analyseren ook de invloed van Europese richtlijnen, die ook strengere eisen stellen aan de vergoeding van kosten.

De belangrijkste feiten op een rijtje

• Vroegere juridische situatieIn het verleden werden octrooigemachtigdenkosten voor merkwaarschuwingen als vanzelfsprekend vergoed zonder de noodzaak te onderzoeken.
• Huidige juridische situatieSinds 2022 is vergoeding alleen vereist als de tussenkomst van een octrooigemachtigde daadwerkelijk nodig is.
• Gerechtelijke beslissingenZowel het BGH als het OLG Frankfurt hebben geoordeeld dat octrooigemachtigdenhonoraria over het algemeen alleen terugvorderbaar zijn voor complexe of technische kwesties.
• OutlookDe vereisten om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn strenger geworden, wat gevolgen zal hebben voor toekomstige merkwaarschuwingen.

Eerdere juridische situatie met betrekking tot de terugbetaalbaarheid van octrooigemachtigdenhonoraria

Wijziging door HvJ en BGH: Octrooigemachtigden alleen als het nodig is

Tot de beslissing van het Federale Hof van Justitie in 2022 werd ervan uitgegaan dat octrooigemachtigdenkosten voor merkwaarschuwingen krachtens § 140 (4) MarkenG zonder de noodzaak van het inschakelen van een octrooigemachtigde te onderzoeken. Deze praktijk werd echter ongedaan gemaakt door het Europees Hof van Justitie (EHJ) en het Federale Hof van Justitie (BGH). In 2022 oordeelde het EHJ dat nationale regelgeving die voorziet in automatische vergoeding zonder onderzoek niet verenigbaar is met de EU-wetgeving. Als gevolg daarvan veranderde het BGH zijn jurisprudentie en oordeelde dat de terugbetaling van octrooigemachtigden alleen is toegestaan als de aanstelling van een octrooigemachtigde in het specifieke geval noodzakelijk was.

Invloed van Europese richtlijnen op het in aanmerking komen voor vergoeding

Het EHJ baseerde zijn beslissing op Richtlijn 2004/48/EG, in het bijzonder op de artikelen 3 en 14, die bepalen dat de kosten van een rechtsvordering "redelijk en evenredig" moeten zijn. Hieruit volgt dat kosten alleen terugvorderbaar zijn als ze noodzakelijk waren voor de handhaving van de wet. Deze Europese eis heeft verstrekkende gevolgen voor nationale procedures en in het bijzonder voor de vergoeding van de kosten van octrooigemachtigden in merkengeschillen. Sindsdien moeten rechtbanken de noodzaak van de kosten in elk afzonderlijk geval onderzoeken.

Huidige jurisprudentie over de noodzaak van octrooigemachtigdenvergoedingen

Beslissing van het BGH 2022: Passende gerechtelijke vervolging

In 2022 oordeelde het Federale Hof van Justitie dat octrooigemachtigden alleen vergoed kunnen worden als de inschakeling van een octrooigemachtigde noodzakelijk was voor de juiste afhandeling van de zaak. Het Hof vond dat de complexiteit van de zaak of het belang van de zaak alleen niet voldoende waren om de noodzaak van een octrooigemachtigde te rechtvaardigen.

Criteria voor de noodzaak van het raadplegen van een octrooigemachtigde

Volgens de jurisprudentie van het Federale Hof van Justitie moeten de kosten van een octrooigemachtigde als passend en noodzakelijk worden beschouwd om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dit is met name het geval als de zaak Technische of wetenschappelijke vragen die de expertise van een octrooigemachtigde vereisen. De rechtbank benadrukte echter dat in veel gevallen Gespecialiseerde advocaten voor intellectuele eigendomsrechten in staat zijn om de taken van een octrooigemachtigde op zich te nemen. De last om aan te tonen waarom een octrooigemachtigde nodig was, ligt daarom bij de eiser.

Verschillen in eenvoudige en complexe gevallen

In eenvoudige merkinbreukzaken wordt de vergoeding van de kosten van een octrooigemachtigde meestal geweigerd, omdat deze niet noodzakelijk worden geacht. In complexere zaken waarin bijvoorbeeld technische aspecten een rol spelen, kan de tussenkomst van een octrooigemachtigde echter gerechtvaardigd zijn. Rechtbanken moeten daarom altijd per geval beoordelen of de kosten vergoed kunnen worden.

OLG Frankfurt 2023 over de vergoeding van octrooigemachtigden

Achtergrond van het besluit

De Het Oberlandesgericht Frankfurt oordeelde in 2023 in een zaak over de terugbetaling van de kosten van een octrooigemachtigde in verband met een merkwaarschuwing. De vraag was of het noodzakelijk was om een octrooigemachtigde in te schakelen om de vorderingen van de eiser af te dwingen.

Argumenten van de eiser en de verweerder

De eiser stelde dat de kosten van de octrooigemachtigde terugbetaalbaar waren, aangezien de octrooigemachtigde belangrijke technische onderzoeken had uitgevoerd. De gedaagde voerde daarentegen aan dat deze werkzaamheden ook door een gespecialiseerde advocaat voor industriële eigendomsbescherming uitgevoerd hadden kunnen worden en dat de kosten daarom niet terugvorderbaar waren.

Uitspraak van het Hof en redenen voor de weigering om de kosten te vergoeden

De rechtbank stelde de gedaagde in het gelijk en weigerde de kosten van de octrooigemachtigde te vergoeden. De redenering was dat de tussenkomst van een octrooigemachtigde in dit geval niet nodig was, aangezien de onderzoeken ook door een advocaat uitgevoerd hadden kunnen worden. Dit is in overeenstemming met de jurisprudentie van het Federale Hof van Justitie, volgens welke de noodzaak van de kosten per geval moet worden onderzocht.

Wanneer zijn octrooigemachtigdenkosten terugbetaalbaar?

Noodzaak van betrokkenheid van octrooigemachtigden in complexe zaken

Octrooigemachtigden kunnen teruggevorderd worden als de zaak technische of wetenschappelijke kwesties opwerpt die de specifieke expertise van een octrooigemachtigde vereisen. In dergelijke gevallen is de betrokkenheid van een octrooigemachtigde noodzakelijk om een correcte juridische vervolging te garanderen. Dit is bijna nooit het geval in merkzaken. Naar onze mening was de rekening van de octrooigemachtigde vroeger meestal een afzetterij.

Onderscheid tussen juridische en octrooigemachtigde activiteiten

In veel gevallen kunnen advocaten, in het bijzonder gespecialiseerde advocaten voor industriële eigendomsbescherming, dezelfde taken uitvoeren als octrooigemachtigden. Het onderscheid wordt meestal gemaakt bij het behandelen van technische kwesties die de expertise van een octrooigemachtigde vereisen.

Typische gevallen waarin octrooigemachtigdenkosten worden vergoed

Typische zaken waarin octrooigemachtigdenhonoraria terugvorderbaar zijn, hebben vaak betrekking op octrooi-inbreuken of geschillen waarbij complexe technische kwesties een rol spelen. Terugbetaling is zelden mogelijk in geschillen over handelsmerken.

Redenen om terugbetaling van octrooigemachtigden te weigeren

Misbruik van kostenvergoedingsclaims

In het verleden werden er vaak honoraria voor octrooigemachtigden geëist, ook al was hun betrokkenheid niet nodig. Tegenwoordig zijn rechtbanken strenger en kijken ze nauwkeuriger toe om misbruik te voorkomen.

Gespecialiseerde advocaat voor intellectuele eigendomsrechten

Een van de belangrijkste redenen voor de weigering om de kosten van een octrooigemachtigde te vergoeden, is dat veel advocaten voldoende expertise hebben op het gebied van merkenrecht. Het inschakelen van een octrooigemachtigde is daarom vaak niet nodig.

Invloed op toekomstige handelsmerkgeschillen en waarschuwingen

Strenger onderzoek naar de behoefte aan octrooigemachtigden

De huidige jurisprudentie zal betekenen dat de noodzaak om octrooigemachtigden in te schakelen in de toekomst strenger gecontroleerd zal worden. Dit kan van invloed zijn op de strategie van bedrijven bij het geven van merkwaarschuwingen.

Effecten op de strategie voor merkwaarschuwingen

In de toekomst zullen bedrijven zorgvuldiger moeten afwegen of het inschakelen van een octrooigemachtigde echt nodig is om extra kosten te vermijden die niet vergoed worden.

Juridische onzekerheden en aanbevelingen voor actie

Er blijven juridische onzekerheden bestaan, aangezien de beslissing of een bedrijf in aanmerking komt voor vergoeding van geval tot geval wordt genomen. Bedrijven moeten daarom vooraf juridisch advies inwinnen om onnodige kosten te vermijden.

Veelgestelde vragen

Moeten de kosten van een octrooigemachtigde worden vergoed voor elke merkwaarschuwing?
Nee, of u in aanmerking komt voor vergoeding hangt af van de noodzaak van de betrokkenheid van een octrooigemachtigde in het specifieke geval.

Wanneer zijn octrooigemachtigdenkosten terugbetaalbaar?
In de regel alleen als de zaak technische of wetenschappelijke vragen opwerpt die de expertise van een octrooigemachtigde vereisen.

Kan een gespecialiseerde advocaat voor intellectueel eigendom de taken van een octrooigemachtigde overnemen?
Ja, in veel gevallen kan een gespecialiseerde advocaat voor industriële eigendomsbescherming dezelfde taken op zich nemen, vooral in het geval van merkinbreuken zonder technische complexiteit.

Hoe zal de huidige jurisprudentie toekomstige handelsmerkgeschillen beïnvloeden?
De vereisten voor de terugbetaalbaarheid van octrooigemachtigden zijn strenger geworden, wat in toekomstige zaken zal leiden tot een nauwkeuriger onderzoek naar de noodzaak.