Müssen die Kosten des Patentanwalts bei der Markenabmahnung erstattet werden?

Markenabmahnungen sind oft mit hohen Kosten verbunden, insbesondere wenn neben den Anwaltskosten auch die Gebühren für einen Patentanwalt geltend gemacht werden. Lange Zeit war die Erstattung dieser Kosten üblich, bis der Bundesgerichtshof (BGH) 2022 eine wegweisende Entscheidung traf: Patentanwaltskosten sind nur dann erstattungsfähig, wenn ihre Beauftragung tatsächlich notwendig war.

Diese Entscheidung bringt Klarheit in die bisher uneinheitliche Rechtsprechung und setzte strengere Maßstäbe. Auch das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt folgte dieser Linie in einem aktuellen Urteil von 2023, das ebenfalls die Erforderlichkeit der Patentanwaltskosten betonte.

Dieser Artikel beleuchtet die aktuelle Rechtslage zur Erstattung von Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen und zeigt auf, in welchen Fällen diese Kosten erstattet werden können. Zudem wir den Einfluss europäischer Richtlinien , die ebenfalls strengere Anforderungen an die Kostenerstattung stellen.

Das Wichtigste im Überblick

• Frühere Rechtslage: Früher wurden Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen selbstverständlich erstattet, ohne die Notwendigkeit zu prüfen.
• Aktuelle Rechtslage: Seit 2022 ist die Erstattung nur dann geboten, wenn die Mitwirkung eines Patentanwalts tatsächlich erforderlich ist.
• Gerichtliche Entscheidungen: Sowohl der BGH als auch das OLG Frankfurt haben entschieden, dass Patentanwaltskosten in der Regel nur bei komplexen oder technischen Fragen erstattungsfähig sind.
• Ausblick: Die Anforderungen an die Erstattungsfähigkeit sind strenger geworden, was sich auf zukünftige Markenabmahnungen auswirken wird.

Frühere Rechtslage zur Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten

Änderung durch EuGH und BGH: Patentanwaltskosten nur bei Erforderlichkeit

Bis zur Entscheidung des BGH im Jahr 2022 galt die Auffassung, dass Patentanwaltskosten bei Markenabmahnungen gemäß § 140 Abs. 4 MarkenG ohne Prüfung der Notwendigkeit der Einschaltung eines Patentanwalts erstattungsfähig seien. Diese Praxis wurde jedoch durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) und den BGH aufgehoben. Der EuGH urteilte 2022, dass nationale Regelungen, die eine automatische Erstattung ohne Prüfung vorsehen, nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Daraufhin änderte der BGH seine Rechtsprechung und entschied, dass die Erstattung von Patentanwaltskosten nur dann zulässig ist, wenn die Beauftragung eines Patentanwalts im konkreten Fall erforderlich war.

Einfluss europäischer Richtlinien auf die Erstattungsfähigkeit

Der EuGH stützte seine Entscheidung auf die Richtlinie 2004/48/EG, insbesondere auf die Artikel 3 und 14. Diese sehen vor, dass die Kosten der Rechtsverfolgung „angemessen und verhältnismäßig“ sein müssen. Daraus folgt, dass Kosten nur dann erstattungsfähig sind, wenn sie für die Rechtsdurchsetzung notwendig waren. Diese europäische Vorgabe hat weitreichende Konsequenzen für nationale Verfahren und insbesondere für die Erstattung von Patentanwaltskosten bei Markenstreitigkeiten. Gerichte müssen seitdem die Erforderlichkeit der Kosten im Einzelfall prüfen.

Aktuelle Rechtsprechung zur Notwendigkeit der Patentanwaltskosten

Entscheidung des BGH 2022: Zweckentsprechende Rechtsverfolgung

Der BGH entschied 2022, dass die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten nur dann gegeben ist, wenn die Hinzuziehung eines Patentanwalts für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung erforderlich war. Das Gericht stellte fest, dass allein die Komplexität des Falls oder die Bedeutung der Angelegenheit nicht ausreichen, um die Notwendigkeit eines Patentanwalts zu begründen.

Kriterien für die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts

Nach der Rechtsprechung des BGH müssen die Kosten eines Patentanwalts als zweckmäßig und notwendig angesehen werden, um erstattungsfähig zu sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Fall technische oder naturwissenschaftliche Fragen aufwirft, die das Fachwissen eines Patentanwalts erfordern. Jedoch betonte das Gericht, dass in vielen Fällen Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz die Aufgaben eines Patentanwalts übernehmen können. Die Darlegungslast, warum ein Patentanwalt notwendig war, liegt damit auf der Seite des Klägers.

Unterschiede bei einfachen und komplexen Fällen

In einfachen Markenverletzungsfällen wird die Erstattung von Patentanwaltskosten in der Regel abgelehnt, da diese als nicht notwendig erachtet werden. In komplexeren Fällen, in denen beispielsweise technische Aspekte eine Rolle spielen, kann die Hinzuziehung eines Patentanwalts jedoch gerechtfertigt sein. Gerichte müssen also immer eine Einzelfallprüfung vornehmen, um zu entscheiden, ob die Kosten erstattungsfähig sind.

OLG Frankfurt 2023 zur Erstattung von Patentanwaltskosten

Hintergrund der Entscheidung

Das Oberlandesgericht Frankfurt entschied 2023 in einem Fall, bei dem es um die Erstattung von Patentanwaltskosten bei einer Markenabmahnung ging. Die Frage war, ob die Beauftragung eines Patentanwalts notwendig war, um die Ansprüche des Klägers durchzusetzen.

Argumente des Klägers und Beklagten

Der Kläger machte geltend, dass die Patentanwaltskosten erstattungsfähig seien, da der Patentanwalt wichtige fachliche Prüfungen durchgeführt habe. Der Beklagte argumentierte hingegen, dass diese Tätigkeiten auch von einem Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz hätten erledigt werden können und die Kosten daher nicht erstattungsfähig seien.

Gerichtsurteil und Begründung zur Ablehnung der Kostenerstattung

Das Gericht entschied zugunsten des Beklagten und lehnte die Erstattung der Patentanwaltskosten ab. Die Begründung lautete, dass die Hinzuziehung eines Patentanwalts in diesem Fall nicht notwendig war, da die Prüfungen auch von einem Rechtsanwalt durchgeführt werden konnten. Dies entspricht der Rechtsprechung des BGH, wonach die Erforderlichkeit der Kosten im Einzelfall geprüft werden muss.

Wann sind Patentanwaltskosten erstattungsfähig?

Notwendigkeit der Patentanwaltsmitwirkung in komplexen Fällen

Patentanwaltskosten sind erstattungsfähig, wenn der Fall technische oder wissenschaftliche Fragen aufwirft, die das spezifische Fachwissen eines Patentanwalts erfordern. In solchen Fällen ist die Hinzuziehung eines Patentanwalts notwendig, um eine sachgerechte Rechtsverfolgung sicherzustellen. In Markenangelegenheiten ist das so gut wie nie der Fall. Unserer Meinung nach war die Kostenrechnung des Patentanwalts auch früher meist Abzocke.

Unterscheidung zwischen anwaltlicher und patentanwaltlicher Tätigkeit

Rechtsanwälte, insbesondere Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz, können in vielen Fällen dieselben Aufgaben übernehmen wie Patentanwälte. Die Abgrenzung erfolgt meist bei der Bearbeitung technischer Fragestellungen, bei denen das Wissen eines Patentanwalts benötigt wird.

Typische Fälle, in denen Patentanwaltskosten erstattet werden

Typische Fälle, in denen Patentanwaltskosten erstattungsfähig sind, betreffen häufig Patentverletzungen oder Streitigkeiten, bei denen komplexe technische Sachverhalte eine Rolle spielen. In Markenstreitigkeiten ist die Erstattungsfähigkeit selten gegeben.

Gründe für die Ablehnung der Erstattung von Patentanwaltskosten

Missbrauch von Kostenerstattungsansprüchen

In der Vergangenheit wurden Patentanwaltskosten häufig geltend gemacht, obwohl deren Mitwirkung nicht notwendig war. Gerichte sind heute strenger und prüfen genauer, um Missbrauch zu verhindern.

Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

Ein wesentlicher Grund für die Ablehnung der Erstattung von Patentanwaltskosten liegt darin, dass viele Rechtsanwälte über ausreichend Fachwissen im Bereich des Markenrechts verfügen. Die Einschaltung eines Patentanwalts ist daher oft nicht erforderlich.

Einfluss auf zukünftige Markenstreitigkeiten und Abmahnungen

Verschärfte Prüfung der Notwendigkeit von Patentanwälten

Die aktuelle Rechtsprechung wird dazu führen, dass die Notwendigkeit der Beauftragung von Patentanwälten in Zukunft strenger geprüft wird. Dies kann die Strategie von Unternehmen bei Markenabmahnungen beeinflussen.

Auswirkungen auf die Strategie bei Markenabmahnungen

Unternehmen werden künftig genauer abwägen müssen, ob die Einschaltung eines Patentanwalts tatsächlich notwendig ist, um zusätzliche Kosten zu vermeiden, die nicht erstattet werden.

Rechtliche Unsicherheiten und Handlungsempfehlungen

Rechtliche Unsicherheiten bestehen weiterhin, da die Entscheidung über die Erstattungsfähigkeit im Einzelfall getroffen wird. Unternehmen sollten sich daher im Vorfeld rechtlich beraten lassen, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Häufig gestellte Fragen

Müssen Patentanwaltskosten bei jeder Markenabmahnung erstattet werden?
Nein, die Erstattungsfähigkeit hängt von der Notwendigkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts im konkreten Fall ab.

Wann sind Patentanwaltskosten erstattungsfähig?
In der Regel nur dann, wenn der Fall technische oder wissenschaftliche Fragen aufwirft, die das Fachwissen eines Patentanwalts erfordern.

Kann ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz die Aufgaben eines Patentanwalts übernehmen?
Ja, in vielen Fällen kann ein Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz dieselben Aufgaben übernehmen, insbesondere bei Markenverletzungen ohne technische Komplexität.

Wie beeinflusst die aktuelle Rechtsprechung zukünftige Markenstreitigkeiten?
Die Anforderungen an die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten sind strenger geworden, was zu einer genaueren Prüfung der Notwendigkeit in künftigen Fällen führen wird.