Voornamen registreren en gebruiken als handelsmerk - wat is mogelijk en wat niet?

Voornamen worden vaak gebruikt om individuele modellen aan te duiden, vooral in de mode-industrie. Sommige modemerken hebben deze namen laten beschermen en geven nu strenge waarschuwingen. SAM en FRIDA zijn momenteel bijzonder prominent, wat aanleiding geeft tot een aantal Waarschuwingen voor handelsmerken zijn.

Kan ik voornamen als handelsmerk registreren?

Er zijn een aantal zogenaamde absolute weigeringsgronden. Dit zijn redenen die de registratie van een merk noodzakelijkerwijs verhinderen. De belangrijkste en meest voorkomende reden voor Weigering van een merkaanvraag is het ontbreken van het vereiste onderscheidend vermogen. Onderscheidend vermogen is het vermogen van een merk om de waar te onderscheiden van producten van andere bedrijven. Het ontbreekt als het merk het product zelf of kenmerken van het product beschrijft of louter reclamedoeleinden dient.

Voornamen zijn niet onderworpen aan deze of enige andere beschermingsbarrière. Ze zijn daarom over het algemeen registreerbaar. Geregistreerde handelsmerken geven de merkhouder het exclusieve recht om het handelsmerk te gebruiken. U kunt met name derden uitsluiten van het gebruik van het merk. Dit wordt meestal gedaan door Waarschuwingsbrieven aan de derde partij, waarin de merkhouder een verbod en betaling van schadevergoeding eist, evenals terugbetaling van de waarschuwingskosten.

Hoe kan ik mezelf verdedigen tegen waarschuwingen met de voornaam?

Gewaarschuwde partijen verdedigen zich vaak met het argument dat voornamen niet geschikt zijn om als herkomstaanduiding te dienen, omdat men geen verband zou leggen met een specifieke fabrikant. Als dat het geval zou zijn, dan zou het teken elk onderscheidend vermogen missen. En we hebben al geschreven dat dit het geval is. Kortom: Als een voornaam als merk geregistreerd is, wordt aangenomen dat deze onderscheidend vermogen heeft en moet de bescherming gerespecteerd worden.

Een meer gerichte Verweer tegen de waarschuwingsbrief Het bezwaar dat het merk niet als merk wordt gebruikt door de vermeende inbreukmaker is daarom niet geldig. Het merkenrecht beschermt alleen de eigenaar van het merk tegen merkgebruik. Dit zijn gebruikshandelingen die klanten of concurrenten kunnen misleiden over de herkomst van een product of dienst.

Deze functie van herkomst wordt aangetast als het teken wordt gebruikt om de herkomst van een specifiek bedrijf aan te duiden. Dit is over het algemeen niet het geval als het teken alleen als decoratief ontwerpelement of in beschrijvende zin wordt gebruikt.

Een grensgeval is wanneer een handelsmerk - vooral voor textiel - alleen als modelnaam wordt gebruikt. Modelnamen zijn aanduidingen die niet dienen om onderscheid te maken tussen verschillende fabrikanten, maar slechts functioneren als bestelsymbolen.

In het verleden heeft het merk SAM zich verdedigd tegen de aanduiding van een kledingstuk als "SAM wollen jas". Het Landgericht Frankfurt en het Oberlandesgericht Frankfurt beschouwden dit als een inbreuk op merkrechten.

Het BGH nam echter een ander standpunt in en nam een baanbrekende beslissing:

Als een voornaam, die identiek is aan een voor kleding geregistreerd woordmerk, in een internetaanbieding wordt gebruikt als modelaanduiding voor een broek, is er geen sprake van gebruik als merk, d.w.z. gebruik dat afbreuk doet aan de herkomstfunctie van het merk, als het betreffende merk geen bekend merk is en het bestelteken niet in een ruimtelijke context met een fabrieks- of overkoepelend merk wordt gebruikt en alleen op een onopvallende plaats in de aanbieding.

Dit is echter geen carte blanche. Met deze beoordeling verwees het BGH de zaak terug naar het Oberlandesgericht Frankfurt. Dit bepaalde dat het gebruik van een voornaam als modelbenaming afhangt van het volgende:

• In het oog springende accentuering van het merk
• Bekend merk/model
• Etiketteringsgewoonten in de betrokken bedrijfstak

Impact van het SAM-oordeel op andere sectoren

Het Federale Gerechtshof en het Oberlandesgericht Frankfurt hebben de zaak heel specifiek uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van de textielindustrie. We zien echter ook toepassingen in andere sectoren en buiten de voornamen. Er zijn talloze Waarschuwingen afgegeven door Hofpfisterei München voor het merk "Sonne. Naar onze mening gebruiken bakkerijen de namen van hun broden en broodjes als louter bestelsymbolen, meer nog dan in de textielindustrie. Het "landbrood" heet niet zo omdat een bepaalde bakkerij exclusiviteit claimt op de naam, maar omdat de klant in de winkel gewoon een "landbrood" wil bestellen in plaats van "het bruine brood met de bloemige korst".

Conclusie

De SAM-zaak en het probleem van de handelsmerken met de voornaam

De huidige zaak betreffende het merk FRIDA toont eens te meer de complexiteit aan van de juridische situatie met betrekking tot voornamen als merken. Een waarschuwing voor ongeoorloofd gebruik van een naam is alleen toegestaan als de naam als handelsmerk wordt gebruikt en door de consument kan worden opgevat als een herkomstaanduiding. Dit werd geweigerd in de zaak SAM.

Geen all-clear voor alle merknamen

Ondanks deze uitspraak betekent dit niet dat er in alle vergelijkbare gevallen niet gevreesd hoeft te worden voor waarschuwingen. Het gebruik van voornamen als handelsmerken of modelbenamingen is onderworpen aan talrijke factoren die individueel moeten worden beoordeeld. Daarom kan er geen algemene uitspraak worden gedaan.

Gerechtelijke uitspraken als leidraad

De bevindingen van de rechtbank in de SAM-zaak kunnen echter als leidraad dienen voor een mogelijke verdedigingsstrategie in het geval van een waarschuwing. In individuele gevallen moeten de feiten echter altijd nauwkeurig worden onderzocht.

Samengevat:

• Het gebruik van voornamen als modelaanduiding is in principe mogelijk, maar brengt juridische risico's met zich mee.
• Een waarschuwing voor ongeoorloofd gebruik van een naam is alleen toegestaan als aan bepaalde vereisten wordt voldaan.
• In individuele gevallen moet de situatie altijd in detail worden onderzocht.
• In het geval van een waarschuwing kan de jurisprudentie in de SAM-zaak als leidraad dienen.