Stel u voor dat u veel tijd en energie hebt gestoken in het opbouwen van uw bedrijf en uw merk. Plotseling verneemt u dat een concurrent of iemand anders "uw" merk voor zichzelf heeft geregistreerd. Dit kan niet alleen frustrerend zijn, maar ook schadelijk voor uw bedrijf. In het ergste geval wil die persoon u zelfs verbieden om uw producten te verkopen. Maar maakt u zich geen zorgen: het merkenrecht biedt u verschillende manieren om u tegen dergelijke situaties te verdedigen.

Het voorrangsprincipe in het merkenrecht

In het merkenrecht geldt het zogenaamde strikte voorrangsprincipe, vaak het "wie het eerst komt, het eerst maalt"-principe genoemd. Dit betekent dat de eerste persoon die een merk aanvraagt over het algemeen het exclusieve recht op dit merk heeft. Dit betekent dat in het geval van een conflict tussen twee merkrechten, het oudere recht over het algemeen voorrang heeft.

Het Duitse Octrooi- en Merkenbureau (DPMA) of het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) controleren niet of er al gelijkende of identieke merken bestaan wanneer een merk wordt aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om een uitgebreid merkenonderzoek uit te voeren voordat de aanvraag wordt ingediend om er zeker van te zijn dat er geen oudere rechten worden geschonden. Het kan dus gebeuren dat, ondanks het prioriteitsprincipe, een jonger merk wordt geregistreerd dat in strijd is met een ouder merk. Het kan echter ook gebeuren dat iemand, die op de hoogte is van het succes van uw merk, juist dit merk registreert om u schade toe te brengen, u te chanteren of uw succes te "graven".

Als u ontdekt dat uw merk geregistreerd is door een derde partij, moet u snel handelen. Als u niet doortastend optreedt tegen de aanvraag, zal een rechtbank u in geval van twijfel veroordelen om te staken en gestaakt te houden en zal er niet eens geluisterd worden naar uw goede argumenten.

Mogelijkheden om actie te ondernemen tegen een onrechtmatige merkaanvraag

Als u ontdekt dat een derde partij "uw" handelsmerk heeft geregistreerd, zijn er verschillende juridische stappen die u kunt overwegen:

Tegenspraak tegen de merkinschrijving

Na publicatie van de inschrijving van een merk in het Handelsmerkenblad hebben houders van oudere rechten drie maanden de tijd om Bezwaar tegen de registratie vanwege oudere rechten. Deze oppositie kan niet alleen gebaseerd zijn op merken die al geregistreerd zijn, maar ook op oudere bedrijfsnamen of andere commercieel gebruikte benamingen die vastgesteld zijn als een oorsprongsaanduiding voor uw bedrijf. Als uw bedrijfsnaam en de naam van uw waren identiek zijn, kunt u doorgaan op basis van de oudere bedrijfsnaam.

In de oppositieprocedure wordt onderzocht of er verwarringsgevaar bestaat en of de merken die u al gebruikt heeft een oudere voorrang genieten. Als de oppositie succesvol is, kan de latere merkaanvraag worden geannuleerd.

Toepassing voor Uitleg nietigheid wegens kwade trouw

Een merkaanvraag wordt geacht te kwader trouw te zijn ingediend als de aanvrager oneerlijke bedoelingen had op het moment van de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij het merk alleen aanvraagt om het u moeilijker te maken om het te gebruiken of om te profiteren van uw goede reputatie. In dergelijke gevallen kunt u een aanvraag indienen bij de DPMA of het EUIPO. Vordering tot nietigverklaring van het merk te maken. Het is belangrijk om op te merken dat kwade trouw bewezen moet worden met passend bewijs, wat vaak een gedetailleerd onderzoek van de omstandigheden vereist.

Waarschuwing van het bedrijfslogo

Een handelsmerk van een bedrijf, zoals uw bedrijfsnaam of soms zelfs uw logo, geniet bescherming vanaf het moment dat het gebruikt wordt in zakelijke transacties. Als een derde partij een handelsmerk registreert dat identiek is aan of overeenkomt met uw handelsmerk en van toepassing is op soortgelijke goederen of diensten, kunt u dit beschouwen als een inbreuk op uw rechten. In dergelijke gevallen kunt u de Waarschuwing voor aanvragers en hem verzoeken de aanvraag in te trekken en een Verklaring van stopzetting met boeteclausule om weg te geven. Dit is om toekomstig letsel te voorkomen en uw rechten te beschermen. Wij beschouwen dit als de beste optie, omdat u uiteindelijk volledig vergoed wordt.

Risico van eerste inbreuk voor merkaanvragen zonder gebruik

De loutere registratie van een handelsmerk, zelfs zonder het gebruik ervan, kan leiden tot een zogenaamd risico op een eerste inbreuk. Dit betekent dat de serieuze intentie om het teken in zakelijke transacties te gebruiken alleen al door de aanvraag wordt verondersteld, wat een dreigende inbreuk op uw merkrechten kan vormen.

In dergelijke gevallen kunt u preventieve actie ondernemen tegen de aanvrager om een toekomstige schending van uw rechten te voorkomen. Een waarschuwingsbrief kan een effectief middel zijn om de aanvrager ervan te overtuigen om de aanvraag in te trekken en een verklaring van stopzetting af te geven.

Risico op herhaling door feitelijk gebruik

Zodra het aangevraagde merk in het economisch verkeer wordt gebruikt, is het Risico op herhaling. Dit beschrijft de redelijke veronderstelling dat een reeds gepleegde inbreuk opnieuw gepleegd kan worden. In het merkenrecht wordt er automatisch van uitgegaan dat een enkele inbreukpleging herhaald kan worden, tenzij de inbreukpleger maatregelen neemt om het tegendeel te bewerkstelligen, zoals het afgeven van een verklaring van staking met een boeteclausule.

Waarschuwingsbrief vs. bezwaarprocedure of nietigheidsprocedure

Een oppositie tegen de registratie van een handelsmerk bij het DPMA is een formele procedure die tot doel heeft de registratie van een handelsmerk te voorkomen. De oppositie heeft echter geen schorsende werking en neemt niet automatisch het door de aanvraag ontstane risico van het eerste optreden weg. Het kan daarom zinvol zijn om tegelijk met het bezwaar of in plaats daarvan een waarschuwing te geven. Een voordeel van de waarschuwingsbrief is dat deze direct gericht is op het stoppen van het gebruik van het handelsmerk en dus onmiddellijk effect kan hebben.

Aan de andere kant zijn rechtbanken vaak bereid om inbreukprocedures tegen uw gebruik van uw eigen merk op te schorten totdat er een beslissing is genomen over de oppositie of de vordering tot vervallenverklaring.

Conclusie

De registratie van een handelsmerk kan al een ernstige bedreiging vormen voor bestaande handelsmerkrechten. Zowel het resulterende risico op een eerste overtreding als een mogelijk risico op herhaling in het geval van daadwerkelijk gebruik, is voldoende reden voor een waarschuwing. Een waarschuwingsbrief kan vaak effectiever zijn dan een zuivere bezwaarprocedure, omdat deze direct gericht is op het staken van het gebruik en dus sneller bescherming kan bieden. Het is daarom raadzaam om onmiddellijk te controleren en, indien nodig, juridische stappen te ondernemen als u zich bewust wordt van een mogelijke merkinbreuk.

Hebt u ontdekt dat iemand "uw" handelsmerk heeft geregistreerd? Neem dan onmiddellijk contact op met een gespecialiseerde advocaat voor bescherming van industriële eigendom. Wij geven u graag advies over uw zaak. Onze eerste beoordeling is gratis. U kunt ons per e-mail bereiken op kanzlei@marken.legalper telefoon op 02131/4051650 of via onze Contactformulier.