Avertissements relatifs aux marques sont souvent associés à des coûts élevés, en particulier lorsque les honoraires d'un conseil en brevets sont réclamés en plus des frais d'avocat. Pendant longtemps, le remboursement de ces frais a été une pratique courante, jusqu'à ce que la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof - BGH) prenne en 2022 une décision qui fera date : les frais d'un conseil en brevets ne sont remboursables que si leur engagement était réellement nécessaire.

Cette décision clarifie une jurisprudence jusqu'ici disparate et a établi des critères plus stricts. La Cour d'appel de Francfort (Oberlandesgericht - OLG) a également suivi cette ligne dans un jugement récent de 2023, qui a également souligné le caractère nécessaire des frais d'agent en brevets.

Cet article examine la situation juridique actuelle concernant le remboursement des frais de conseil en brevets dans le cadre d'actions en contrefaçon de marques et indique dans quels cas ces frais peuvent être remboursés. Nous examinons également l'influence des directives européennes, qui imposent également des exigences plus strictes en matière de remboursement des frais.

L'essentiel en bref

• Ancienne situation juridique: Auparavant, les frais de conseil en brevets étaient naturellement remboursés en cas d'avertissement sur une marque, sans que la nécessité de ce remboursement ne soit examinée.
• Situation juridique actuelle: Depuis 2022, le remboursement ne s'impose que si l'intervention d'un conseil en brevets est effectivement nécessaire.
• Décisions judiciairesLa Cour fédérale de justice (BGH) et la Cour d'appel de Francfort (OLG) ont toutes deux décidé que les frais d'un conseil en brevets ne sont généralement remboursables qu'en cas de questions complexes ou techniques.
• PerspectivesLes exigences en matière d'éligibilité sont devenues plus strictes, ce qui aura un impact sur les futurs avertissements relatifs aux marques.

Situation juridique antérieure concernant l'admissibilité des frais de conseil en brevets

Modification par la CJCE et la BGH : Frais de conseil en brevets uniquement en cas de nécessité

Jusqu'à la décision de la Cour fédérale de justice en 2022, on considérait que les frais d'agent de brevet dans le cadre d'avertissements relatifs à des marques, conformément à l § 140 alinéa 4 de la loi sur les marques sans examiner la nécessité de recourir à un conseil en brevets étaient remboursables. Cette pratique a toutefois été annulée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et la Cour fédérale de justice. En 2022, la CJUE a jugé que les règles nationales prévoyant un remboursement automatique sans examen n'étaient pas compatibles avec le droit de l'UE. La Cour fédérale de justice a alors modifié sa jurisprudence et a décidé que le remboursement des frais de conseil en brevets n'est autorisé que si l'engagement d'un conseil en brevets était nécessaire dans le cas concret.

Influence des directives européennes sur l'éligibilité

La CJCE a fondé sa décision sur la directive 2004/48/CE, et notamment sur ses articles 3 et 14, qui prévoient que les frais de justice doivent être "raisonnables et proportionnés". Il en résulte que les frais ne sont remboursables que s'ils étaient nécessaires à l'exercice du droit. Cette exigence européenne a des conséquences importantes pour les procédures nationales et notamment pour le remboursement des frais de conseil en brevets dans les litiges relatifs aux marques. Les tribunaux doivent désormais examiner la nécessité des frais au cas par cas.

Jurisprudence actuelle sur la nécessité des frais de conseil en brevets

Décision de la BGH 2022 : Poursuites judiciaires conformes au but poursuivi

En 2022, la Cour fédérale de justice (BGH) a décidé que les frais d'un conseil en brevets n'étaient remboursables que si l'intervention d'un conseil en brevets était nécessaire aux fins de l'action en justice. La Cour a déclaré que la complexité de l'affaire ou l'importance de l'affaire ne suffisaient pas à elles seules à justifier la nécessité d'un conseil en brevets.

Critères déterminant la nécessité de recourir à un conseil en brevets

Selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice, les frais d'un conseil en brevets doivent être considérés comme appropriés et nécessaires pour être remboursables. C'est notamment le cas lorsque l'affaire questions techniques ou scientifiques qui nécessitent l'expertise d'un agent de brevet. Cependant, la Cour a souligné que dans de nombreux cas Avocats spécialisés en droit de la propriété industrielle assumer les tâches d'un conseil en brevets. La charge de la preuve de la nécessité d'un conseil en brevets incombe donc au plaignant.

Différences entre les cas simples et les cas complexes

Dans les affaires simples de contrefaçon de marque, le remboursement des frais de conseil en brevets est généralement refusé car ils ne sont pas considérés comme nécessaires. Toutefois, dans les affaires plus complexes, dans lesquelles des aspects techniques sont par exemple en jeu, l'intervention d'un conseil en brevets peut être justifiée. Les tribunaux doivent donc toujours procéder à une évaluation au cas par cas pour décider si les frais sont remboursables.

OLG Frankfurt 2023 sur le remboursement des frais de conseil en brevets

Contexte de la décision

Le site La Cour d'appel de Francfort a statué en 2023 dans une affaire concernant le remboursement des frais d'un conseil en propriété industrielle dans le cadre d'une mise en demeure relative à une marque. La question était de savoir si l'engagement d'un conseil en brevets était nécessaire pour faire valoir les droits du plaignant.

Arguments du requérant et du défendeur

Le demandeur a fait valoir que les frais de l'agent en brevets étaient remboursables, car l'agent en brevets avait effectué d'importants contrôles techniques. Le défendeur a en revanche fait valoir que ces activités auraient pu être effectuées par un avocat spécialisé en propriété industrielle et que les frais n'étaient donc pas remboursables.

Décision du tribunal et justification du refus de remboursement des frais

Le tribunal a statué en faveur du défendeur et a refusé de rembourser les frais d'agent en brevets. Le motif invoqué était que l'intervention d'un conseil en brevets n'était pas nécessaire dans ce cas, car les examens pouvaient également être effectués par un avocat. Cette décision est conforme à la jurisprudence de la BGH, selon laquelle la nécessité des frais doit être examinée au cas par cas.

Quand les frais de conseil en brevets sont-ils remboursables ?

Nécessité de l'intervention d'un conseil en brevets dans les affaires complexes

Les frais de conseil en brevets sont remboursables lorsque l'affaire soulève des questions techniques ou scientifiques qui nécessitent l'expertise spécifique d'un conseil en brevets. Dans de tels cas, l'intervention d'un conseil en brevets est nécessaire pour garantir une action en justice appropriée. En matière de marques, ce n'est presque jamais le cas. Nous pensons que les factures des conseils en propriété industrielle étaient généralement des arnaques, même dans le passé.

Distinction entre l'activité d'avocat et celle de conseil en brevets

Les avocats, en particulier les avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle, peuvent dans de nombreux cas assumer les mêmes tâches que les conseils en brevets. La distinction se fait généralement lors du traitement de questions techniques pour lesquelles les connaissances d'un conseil en brevets sont nécessaires.

Cas typiques de remboursement des frais de conseil en brevets

Les cas typiques dans lesquels les frais de conseil en brevets sont remboursables concernent souvent la contrefaçon de brevet ou des litiges impliquant des questions techniques complexes. Dans les litiges relatifs aux marques, l'éligibilité au remboursement est rare.

Motifs de refus de remboursement des frais de conseil en brevets

Abus des droits de remboursement des frais

Par le passé, les frais de conseil en brevets étaient souvent réclamés alors que leur intervention n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, les tribunaux sont plus stricts et effectuent des contrôles plus précis afin d'éviter les abus.

Avocat spécialisé en droit de la propriété industrielle

L'une des principales raisons pour lesquelles le remboursement des frais de conseil en brevets est refusé est que de nombreux avocats ont une expertise suffisante dans le domaine du droit des marques. L'intervention d'un conseil en brevets n'est donc souvent pas nécessaire.

Influence sur les futurs litiges en matière de marques et sur les avertissements

Renforcement de l'examen de la nécessité de recourir à des agents de brevets

La jurisprudence actuelle conduira à un examen plus strict de la nécessité de recourir à des conseils en propriété industrielle à l'avenir. Cela peut influencer la stratégie des entreprises en matière d'avertissement de marques.

Impact sur la stratégie en matière d'actions en contrefaçon de marque

Les entreprises devront à l'avenir évaluer plus précisément si l'intervention d'un conseil en brevets est réellement nécessaire afin d'éviter des frais supplémentaires qui ne seront pas remboursés.

Incertitudes juridiques et recommandations d'action

Des incertitudes juridiques subsistent, car la décision sur l'éligibilité est prise au cas par cas. Les entreprises devraient donc demander des conseils juridiques au préalable afin d'éviter des coûts inutiles.

Foire aux questions

Les frais de conseil en brevets doivent-ils être remboursés pour chaque mise en demeure relative à une marque ?
Non, l'admissibilité dépend de la nécessité de l'intervention d'un conseil en brevets dans le cas spécifique.

Quand les frais de conseil en brevets sont-ils remboursables ?
En général, uniquement si l'affaire soulève des questions techniques ou scientifiques nécessitant l'expertise d'un conseil en brevets.

Un avocat spécialisé en droit de la propriété industrielle peut-il assumer les fonctions d'un conseil en brevets ?
Oui, dans de nombreux cas, un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle peut assumer les mêmes tâches, notamment en cas de contrefaçon de marque sans complexité technique.

Comment la jurisprudence actuelle influence-t-elle les futurs litiges en matière de marques ?
Les exigences en matière d'éligibilité des frais de conseil en brevets sont devenues plus strictes, ce qui conduira à un examen plus précis de la nécessité dans les affaires futures.